Agir en contrefaçon de marque : quels sont les risques ?

Vous constatez qu’une entreprise utilise votre marque et vous envisagez de l’attaquer pour contrefaçon, quels sont les risques ?

L’adversaire peut attaquer directement une autre marque de votre propre portefeuille, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir,

• pour défaut de qualité de votre marque (par exemple si votre marque se contente de décrire vos produits et services, si elle porte atteinte aux droits d’une autre entreprise, ou est de nature à tromper le public) : ce qui aboutit à la nullité de votre marque ! ; il s’agit donc de vérifier avec le cabinet Roquefeuil à Paris la solidité de vos marques avant d’agir !

L’adversaire peut aussi arguer que votre marque est « déchue »

• car vous ne l’avez pas utilisée dans les termes de son enregistrement pendant plus de cinq ans ;

L’adversaire peut chercher à démontrer que votre marque est nulle

• car elle porte atteinte à un droit antérieur (marque antérieure, nom de domaine, dénomination sociale, droit d’auteur, appellation d’origine, indication géographique, label, enseignes, noms, dessins et modèles), ou est dépourvue de qualité ;

L’adversaire peut vous opposer la forclusion :

• « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi. »

Pour toutes ces raisons, Vous Pouvez donc avoir plutôt intérêt à agir sur le terrain de la concurrence déloyale plutôt que sur celui de la contrefaçon, en particulier si c’est l’ensemble de votre communication commerciale qui est en jeu.

Références :

code de la propriété intellectuelle articles L716-1 et suivants

Quelle est l’administration ou la juridiction compétente ?

Les procédures peuvent avoir lieu devant l’office de propriété intellectuelle (INPI : Institut National de la Propriété Industrielle basé en région parisienne),  l’EUIPO (office de l’Union européenne) ou devant le tribunal judiciaire de Paris, selon le type de questions et d’engagement de proccédure, ce qu’il est impératif de vérifier dans chaque cas, sous peine d’irrecevabilité, parfois d’autres juridictions spécialisées peuvent être compétentes. Des règles de compétence spécifiques peuvent s’appliquer en ce qui concerne les mesures provisoires, probatoires et conservatoires.

Références :

code de l’organisation judiciaire articles D211-5 et suivants

Consultez notre cabinet pour vous assister en droit des marques